为什么你的美国商标申请收到了审查意见?
现在跨境电商这么火,越来越多的国内企业走向海外,而美国应该是大多数国内企业走向海外的第一站吧。最近公司的业务同事又收到了不少关于美国商标审查意见的咨询。那我今天根据我们收到的咨询,从里面挑选出最典型的三种审查意见,不管是已经申请了还是打算申请的朋友,都可以提前了解一下,免得掉坑里啊。接下来直接进正题。
第一种审查意见:没有委托美国的专业代理机构/商标代理人。
第一种审查意见是最近很多国内的申请人遇到的问题。最初在申请美国商标的时候,有的申请人是自己去递交的,这可能出现的问题除了申请的内容不够规范导致后期会收到审查员的审查意见以外,审查员也会要求申请人要委托美国专业的商标代理人。所以大家就算语言没问题,也最好委托专业的商标代理人进行。因为术业有专攻,英语再好的人都得持证上岗呢。
【具体案例】咨询的客户收到的审查意见中的内容:
The only attorneys who may sign responses and otherwise practice before the USPTO in trademark matters are (1) attorneys in good standing with a bar of the highest court of any U.S. state, the District of Columbia, Puerto Rico, and other U.S. commonwealths or U.S. territories; 可见美国联邦法规 37 C.F.R. §§2.62(b), 11.1, 11.5(b)(2), 11.14(a), (c)以及美国商标审查手册 TMEP §§602, 712.01.
Attorneys who fail to meet these requirements, as well as non-attorneys, are generally not permitted to represent applicants in trademark matters before the USPTO; and thus, they may not sign responses. 可见美国法典5 U.S.C. §500(b), (d); 美国联邦法规37 C.F.R. §11.14(a)-(c), (e); 以及美国商标审查手册TMEP §§602, 602.02, 608.01.
简单的翻译成中文就是:
唯一能够签署答复并在美国专利商标局处理商标事务的代理人是:(1)在美国任何州,哥伦比亚特区,波多黎各和其他美国联邦或美国领土范围的最高法院都有良好信誉的律师。
不符合上述要求的律师以及非律师通常不得在美国专利商标局代表申请人处理商标事宜, 因此,他们不能答复审查意见。
之前在美国专利商标局的官网上也公布了一个要求海外申请人必须委托在美国的执证代理人处理商标事宜的提议,现在收到这样的审查意见也就不奇怪了。
下面是官网上这个提议的链接,有兴趣的朋友可以去看看:
划重点啦:如果收到了这类的审查意见该怎么办呢?
委托一家有资质的专业知识产权代理所。知识是无价的,千万不要所托非人啊。
第二种审查意见:商标LOGO描述的问题
【具体案例】下面是另外一个客户收到的审查意见的部分内容:
Applicant must submit an amended description of the mark because the current one is incomplete and does not describe all the significant aspects of the mark. 可见美国联邦法规37 C.F.R. §2.37;以及美国商标审查手册 TMEP §§808.01, 808.02.
简单翻译成中文如下:
申请人必须提交修改的商标说明,因为对商标的现有描述不完整,并未描述商标的所有重要因素。
美国专利商标局对商标描述的标准如下:
Descriptions must be accurate and identify all the literal and design elements in the mark. 可见美国联邦法规 37 C.F.R. §2.37; 以及美国商标审查手册TMEP §§808 .翻译如下:描述必须准确,并能识别出商标中的所有文字和设计元素。
收到这种审查意见的申请人一般也是自己直接递交的申请。有的申请人不清楚的话,可能就一句带过。
划重点啦:收到这样的审查意见,该怎么办呢?
重新修改对商标的描述,尽可能详细并概括商标设计中的每个细节。
第三种审查意见:审查员认为提交的样品是伪造的,而且列出的产品并未在美国销售。
【具体案例】节取客户的一份审查意见中的内容:
An application based on Trademark Act Section 1(a) must include a specimen showing the applied-for mark in use in commerce for each international class of goods identified in the application or amendment to allege use. 可见美国法典15 U.S.C. §1051(a)(1);以及美国联邦法规 37 C.F.R. §§2.34(a)(1)(iv), 2.56(a); 美国商标审查手册TMEP §§904, 904.07(a). “Use in commerce” means (1) a bona fide use of the applied-for mark in the ordinary course of trade (and not merely to reserve a right in the mark), (2) the mark is placed in any manner on the goods, packaging, tags or labels, or displays of the goods, and (3) the goods are actually sold or transported in commerce. 可见美国法典 15 U.S.C. §1127.
简单翻译如下:基于“商标法”第1(a)条(即:已经使用)申请基础的申请必须包括一个样本,该样本显示出申请的每种国际商品类别有在商业活动中使用或声称使用的修正案。“在商业中使用”是指(1)在正常贸易过程中真实使用所申请商标(而不仅仅是保留商标中的权利),(2)该商标以任何方式展现在产品,包装,吊牌,标签,或产品的展示上,以及(3)产品确实是在商业上出售或运输。
先说明一下美国商标申请前必须要了解的:美国商标常见的申请基础分为两种:已经使用和意向使用。如果申请基础是已经使用,那么在申请时也要一并提交使用证据。如果审查员觉得申请人提交的使用证据是伪造的,或者是列出的产品项目或者服务项目并没有在美国销售,就会收到这样的审查意见了。
划重点啦:收到这样的审查意见,怎么办?
虽然最近美国专利商标局对使用证据的审查是越来越严格了,但是,遇到这样的审查意见也别慌,下面的两个答复策略提供给大家:
- 将申请基础修改成意向使用,那么后面提交使用声明的时候,就可以提交质量更好的使用证据了,并酌情删除不在美国销售的产品类别。
- 按照审查意见修改,提交在美销售的每个产品类别的使用证据。
以上就是最近中港星舜立知识产权事务所遇到的美国商标审查意见的三种常见情况,以及对应的解决方法,如果您有任何相关的疑问,想进一步了解,,我们就在这里等你随时来撩。